Concepto de diseño industrial

¿Qué se entiende por diseño industrial?

El régimen jurídico de las formas estéticas aplicadas a la industria está constituido por la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en lo sucesivo, Ley 20/2003), desarrollada por el Real Decreto 1937/2004 de 27 Septiembre, que incorpora a nuestro derecho interno la norma comunitaria de obligada transposición consistente en la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Supone una modernización necesaria y cambio terminológico.

La Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 afirma que "el diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación" y señala que el bien jurídicamente protegido es "el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial". Valor añadido que puede referirse, bien a la "ornamentación", bien a la "funcionalidad", si bien matizando que quedan excluidos los diseños de formas que sean técnicamente necesarias, bien a ambas cosas a la vez y que exigen delimitar esta modalidad de propiedad industrial respecto de las creaciones originales objeto de la propiedad intelectual y respecto de las creaciones técnicas protegidas como modelos de utilidad.

El art. 1.2.a) Ley 20/2003 dispone que, a los efectos de esta Ley, se entiende por: "Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación".

La apariencia que se interpreta como el aspecto o parecer parcial o total del producto que sea perceptible o visible exteriormente y al que se incorpora la creación, apuntándose por la doctrina (Otero Lastres) que hubiera sido más apropiado utilizar la palabra "forma". Por último, no es preciso el rasgo del "carácter estético" entendido como "atractivo" que tradicionalmente se exigía a esta figura.

• El art. 1.2 Ley 20/2003 completa el concepto definiendo en las letras b) y c) los soportes materiales en los que se puede proyectar o materializar el diseño. Así define "producto" como: "Todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos" y "producto complejo" como: "un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto".

• El conflictivo tema de los diseños de componentes de producto complejos y los diseños de interconexiones se prevén en los arts. 8 y 11.2 y 3 Ley 20/2003, siguiendo a la Directiva comunitaria en la que se llegó a una solución transitoria de mantenimiento del "statu quo".

• Respecto de los modelos o dibujos artísticos de aplicación industrial se refiere expresamente la disp. adic. 10ª Ley 20/2003, como un tipo de creación, que, además de ser protegible como diseño, puede beneficiarse también de la protección de la propiedad intelectual según el sistema de acumulación parcial, es decir, cuando la forma o apariencia externa sea original en los términos del art. 10 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y no solamente sea nueva y tenga carácter singular, como exige el art. 5 Ley 20/2003.

Por ello se ha afirmado por la doctrina (entre otros Otero Lastres) que la delimitación entre diseño propiamente dicho y la obra de arte aplicado (que goza de la protección de la Ley de Propiedad Industrial) es de orden cuantitativo y no cualitativo, ya que no se diferencian en cuanto a su naturaleza, sino sólo respecto de su distinto grado de nivel artístico, de manera que sólo tiene la categoría de obra de arte aplicado la apariencia de un producto que posee un elevado nivel artístico.

• La delimitación entre el diseño y el modelo de utilidad no plantea problemas cuando el diseño consiste exclusivamente en la apariencia ornamental de un producto o de una parte del mismo, ya que en este caso, la creación no puede protegerse como modelo de utilidad: lo impide el art. 4.4 b) Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en lo sucesivo, LP 2015) , al disponer que las creaciones estéticas no se consideran invenciones, aplicable a los modelos de utilidad.

La cosa se complica cuando el diseño es la apariencia funcional de un producto o, a la vez, la apariencia ornamental y funcional. En estos casos de creaciones o formas funcionales hay que acudir al art. 11.1 Ley 20/2003, según el cual el registro del diseño no confiere derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

Para determinar cuándo se está ante una apariencia de forma "técnicamente necesaria", única que no puede ser protegida como diseño, la Exposición de Motivos dice que: "La separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegida como diseño, cuando las características de apariencia revisten además novedad y singularidad" siendo dos los principales criterios utilizados para determinar la separabilidad entre la forma y la función: el criterio de la multiplicidad de las formas y el criterio de la incidencia de la variación de la forma de un objeto sobre el resultado por éste producido.

El Reglamento (CE) n^o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios establece el régimen jurídico de los dibujos y modelos comunitarios, que pueden ser registrados (en la Oficina de Armonización del Mercado Interior) o no registrados, suponiendo un título cuyo ámbito de protección abarca a todos los Estados miembros de la UE, siendo compatible de la protección prevista por el Reglamento y los diseños nacionales, siendo competentes judicialmente para conocer de estos litigios en España con exclusividad el Juzgado de Marca de la Unión Europea con sede en Alicante, que asume las competencias del Juzgado Mercantil.

¿Qué tipos de diseño industrial existen? ¿Cuál es su duración?

Los diseños pueden ser registrados o no registrados, según se condicione o no la concesión de un derecho exclusivo con efectos "erga omnes" al registro en una oficina pública.

En cambio, en otros sectores se busca una protección a más largo plazo, equivalente a la vida previsible de sus productos en el mercado. La Ley española solo regula los diseños registrados, de manera que la concesión del derecho exclusivo con efectos "erga omnes" se vincula al registro, con las ventajas derivadas de la seguridad jurídica que ello conlleva, con una duración de 5 años desde la fecha de presentación al registro, prorrogables hasta un total de 25 años.

Ello no implica que queden desprotegidos los diseños no registrados, ya que el diseño no registrado goza de una protección comunitaria específica, establecida en el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, con efectos uniformes en toda la Unión Europea que hace superflua cualquier otra normativa similar de alcance nacional en el mismo sentido, puesto que automáticamente todos los diseños no registrados que cumplan las condiciones del Reglamento quedan incluidos en la cobertura comunitaria. Protección que deriva y se regirá por lo previsto en dicho Reglamento comunitario, y limitada a tres años a partir de la fecha en que dicho modelo o dibujo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad (art. 11 del Reglamento (CE) n^o 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.)

¿Qué requisitos se exigen para su protección y qué procedimiento hay que seguir para obtener su registro?

La novedad se establece con un parámetro objetivo ya que no depende de si el dibujo o modelo es el resultado de una creación independiente o de una copia, sino de la no accesibilidad al público de otro igual o con diferencias irrelevantes (sinónimo de insignificantes) antes de una fecha concreta: fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

Por tanto, para que un dibujo o modelo se considere accesible al público (divulgado en la terminología comunitaria) no basta con que haya sido publicado, expuesto, comercializado, o dado a conocer de cualquier otro modo (al no contener una relación exhaustiva) sino que es preciso, además, que la publicación, exposición, comercialización o la correspondiente divulgación haya sido de tal naturaleza que sea razonable esperar que el dibujo o modelo haya llegado a ser conocido en el tráfico ordinario por los especialistas del correspondiente sector de la Unión Europea.

Una vez comprobado que el diseño es novedoso hay que comprobar si es singular. "Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño."

También la singularidad se establece con un parámetro objetivo ya que lo relevante es que no haya accedido al público otro que produzca esa impresión general antes de esa fecha concreta antes indicada y como en el caso de la novedad, también implica realizar un juicio comparativo entre el diseño que se pretende proteger con aquellos que han sido ya divulgados o accesibles a público (anterioridades o anticipaciones) y concluir si la impresión general, es decir, el efecto o sensación que causa en un usuario informado es distinta o no.

La concesión del derecho exclusivo sobre el diseño industrial se vincula al registro en la OEPM. Los creadores de diseños industriales para obtener una protección eficaz deben solicitar la correspondiente inscripción en el Registro de Diseños, que tiene un carácter único en todo el territorio español, y cuya llevanza corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) pudiéndose afirmar que el registro tiene carácter constitutivo y, una vez inscrito el derecho, se produce una presunción iuris tantum de que el titular registral es el que ostenta el derecho de propiedad, que desaparece cuando se inscribe el correspondiente asiento de cancelación e inscripción a favor de un tercero con mejor derecho, dado que el registro no tiene efectos sanatorios.

En cuanto al procedimiento, se implanta un sistema de oposición post-concesión que se regula en los arts. 63 y 64 Ley 20/2003.

¿Cuál es el contenido de la protección jurídica?

El diseño registrado confiere a su titular un derecho exclusivo, que:

• • en su vertiente positiva implica ese derecho de usar de ella en el tráfico económico (ius utendi)
• • en su vertiente negativa configura el llamado ius prohibiendi, por el que está habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, su uso. A ello se refiere el art. 45 Ley 20/2003, que reconoce al titular registral impedir cualquier acto de explotación del diseño, como la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación, la exportación o el uso o el almacenamiento para estos fines, del producto que incorpore un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, aunque ese diseño haya sido creado independientemente.

La regla general es que los derechos se reconocen al titular del diseño a partir de la publicación del diseño registrado. Como excepción, antes de la publicación de la concesión, se prevé una protección provisional frente a la persona a quien se hubiere notificado la presentación de la solicitud y el contenido de ésta, pero limitada al derecho a percibir una indemnización razonable por actos de utilización del diseño que después de la publicación de la concesión quedarían prohibidos.

A la hora de precisar el alcance de la protección se aprecia una correlación entre los requisitos que debe reunir un diseño frente a los conocidos para que pueda ser protegido, y los requisitos que debe tener el diseño desarrollado por un competidor para no invadir el ámbito de protección del ya registrado: en ambos casos se precisa que produzcan una impresión general diferente (art. 47 Ley 20/2003).

En todo caso el derecho de exclusiva no es ilimitado: además de los límites más comunes, como los relativos a actos realizados con fines no comerciales en un ámbito privado o con fines experimentales, ilustrativos o docentes bajo ciertas condiciones (art. 48 Ley 20/2003), se incluye el agotamiento comunitario (art. 49 Ley 20/2003) y los derechos derivados de la utilización anterior de buena fe (art. 50 Ley 20/2003). Finalmente se adicionan dos limitaciones en cuanto al ejercicio del derecho, al indicarse que: que esa explotación puede estar sujeta a restricciones o limitaciones legales y que el derecho sobre el diseño no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial anteriores (evitar los diseños de cobertura) (art. 51 Ley 20/2003).

Los arts. 52 a 57 Ley 20/2003 establecen las acciones que asisten al titular para la defensa de su derecho. El art. 53 Ley 20/2003 enumera como acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño registrado: la acción de cesación, la de indemnización de daños y perjuicios, la acción de remoción, la acción de destrucción, cesión con fines humanitarios o apropiación de productos ilícitos y la acción de difusión o publicación de la sentencia, si bien se trata de una relación abierta y así se puede añadir la acción declarativa y la de prohibición.

¿Cuándo se extingue el diseño registrado?

Los arts. 65 a 74 Ley 20/2003 regulan a la nulidad y caducidad del diseño registrado, que implican la extinción del mismo.

Las causas de nulidad son las mismas que las causas de denegación de la solicitud (art. 13 Ley 20/2003). Por tanto los mismos motivos que actúan en fase administrativa, después en fase judicial una vez registrados los diseños, permiten cancelar la inscripción.

En cuanto a los efectos, la nulidad implica que su registro nunca fue válido y no se han producido los efectos previstos en la Ley (quod nullum est, nullum efectum producit); eficacia retroactiva con dos excepciones respecto de las resoluciones judiciales sobre violación de derechos firmes y ejecutados y respecto de contratos ejecutados y perfeccionados, con un límite en caso de equidad, y en todo caso a salvo la obligación de resarcir daños y perjuicios en caso de mala fe del titular registral. Las causas de caducidad son la falta de renovación al término de alguno de los quinquenios previstos en la Ley, la renuncia o la falta de legitimación sobrevenida, a declarar esta última por los Tribunales en tanto que aquéllas son declaradas por la OEPM Aquí los efectos de la caducidad opera ex nunc, si bien en caso extensión retroactiva, se remite al régimen de nulidad del art. 68.2 Ley 20/2003.