Explotación de la reputación ajena

¿Qué se entiende por explotación de la reputación ajena?

La explotación de la reputación ajena viene regulada en el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Así, dicho artículo considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, es desleal el uso o empleo de signos distintivos ajenos como marcas, o de denominaciones de origen falsas, acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase" y similares.

Esta conducta se produce cuando una empresa, sin autorización de otra, establece una identidad entre ella y la otra empresa, valiéndose de la reputación de la otra empresa. Se trata, por tanto, de aprovechar el reconocimiento empresarial de una empresa en el sector para darse a conocer o hacerse un hueco en el mercado.

También es considerado un acto desleal cuando una persona o empresa aprovecha su anterior relación comercial con una empresa de reconocido prestigio para, valiéndose de esa reputación, crear confusión en el consumidor.

¿Cuáles son los requisitos necesarios para encontrarnos ante un acto de explotación de la reputación ajena?

Para que podamos encontrarnos ante una explotación de la reputación ajena como acto desleal es necesario que concurran los siguientes requisitos (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil N^o. 7 de Barcelona, de 18 Sep. 2019, Proc. 625/2018):

• - el prestigio o reputación de un tercero,
• - la realización de un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento o ventaja de esa reputación ajena y
• - que el aprovechamiento sea indebido.

Además, algunos de los casos más recuentes son aquellos en los que un ex empleado continúa por su cuenta con la misma actividad empresarial que venía ejerciendo como empleado, no se reputa comportamiento desleal, salvo que, el exempleado se identifique como empleado de su anterior empresa, comercialice productos idénticos y utilice documentación de su antigua empresa para desarrollar la actividad.

A modo de ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, 1530/2019 de 29 Jul. 2019, Rec. 1969/2018 consideró que un extrabajador de una mercantil no había incurrido en una conducta desleal tipificada en el artículo 12 LCD puesto que, aunque los demandados habían utilizado conocimientos adquiridos en la empresa demandante -en concreto cabe pensar en la lista de clientes, tarifas y la forma de funcionamiento de la sociedad-, en su conducta no se apreciaba que existiera aprovechamiento de su reputación o imagen en el mercado, ni que en su actuación se hubieran vinculado, de forma parasitaria, a la imagen, los productos o servicios de la actora. La Audiencia recuerda que la conducta que debe ser tenida en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento que ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores.

¿Por qué están prohibidos los actos de denigración?

El artículo 12 LCD prohíbe los comportamientos que persiguen un aprovechamiento del esfuerzo de un tercero, norma que ya tenía antecedentes en la Ley de Propiedad Industrial de 1902, en su art. 253, al tipificar como delito " los hechos engañosos que sin estar comprendidos en los que constituyen los delitos de falsificación, usurpación e imitación, tiendan a aprovecharse indebidamente de la reputación industrial o comercial alcanzada por otro, en cuanto afecte a derechos de éste adquiridos por este Decreto -ley".

Se pretende con la prohibición de la explotación de la reputación ajena evitar la adquisición de una posición competitiva más beneficiosa en el mercado, sin que el sujeto beneficiado haya tenido que competir para obtenerla, y para ello se haya basado en el aprovechamiento del prestigio de un tercero, en la medida en que se pretende que en el mercado exista una competencia real y eficaz, al mismo tiempo que leal. Así, el artículo 12 LCD se refiere a aquellos casos en que se hace referencia al producto o servicio de un tercero con la finalidad de aprovechar el prestigio de este, pese a que no se encuentren ambos sujetos (activo y pasivo) en una situación de competencia.

La Sentencia de la AP de Barcelona, sección 15ª, 211/2007, de 20 de abril de 2007, rec. 561/2006, dispone que: "El artículo 12 de la Ley 3/1991 trata de proteger, además del mercado, al competidor que ha logrado reputación industrial, comercial o profesional, y tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento de las ventajas que la misma proporciona. Aunque la acción puede ser de cualquier tipo, con tal que tenga aptitud para producir aquel efecto, que la cualifica y define, normalmente consistirá en el empleo de signos distintivos ajenos, notorios o implantados en el mercado y, además, con buena fama o reputación o prestigio. Pero, en cualquier caso, la acción no se refiere a la imitación de las prestaciones, amparadas en su caso por el art. 11 LCD, sino como en el caso del art. 6 LCD a la forma de presentación de las prestaciones que induzca a asociarla a un origen empresarial bien reputado en el mercado, con idea de aprovecharse de las ventajas de tal reputación".

Por tanto, el supuesto que recoge el art. 12 LCD no se corresponde con los supuestos de imitación, como la copia de las prestaciones, que tiene su regulación en el art. 11 LCD, sino que estamos ante casos en que se acude al uso de"...un signo que goce de reputación en el sector del mercado de que se trate", siendo coincidente la doctrina y la jurisprudencia que han tratado estos casos, en que el "signo" debe entenderse en un sentido amplio (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, 2152/2019 de 22 Nov. 2019, Rec. 1281/2019).

Además, también se viene exigiendo ajenidad, es decir, en la conducta desleal se debe hacer mención de forma directa o indirecta al tercero del cual se pretende aprovechar la reputación, no pudiendo existir, por tanto, aprovechamiento indebido del prestigio de un tercero cuando no se hace referencia al mismo en ningún momento (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 513/2010 de 23 Jul. 2010, Rec. 2035/2006).