Actos de imitación

¿Qué relación tienen los actos de imitación con el derecho de exclusiva?

Antes de analizar el artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en lo sucesivo, LCD), concerniente a la imitación, parece muy conveniente esclarecer su posible ámbito de aplicación y, en particular, su invocación singular aun cuando exista un derecho de exclusiva.

En otras palabras, cabría preguntarse: ¿es posible invocar únicamente el artículo 11 LCD y, en consecuencia, utilizar la vía de la Ley de Competencia Desleal en detrimento de lo establecido por la Ley de Patentes en aquellos supuestos en que aún está vigente el derecho de exclusiva?

Si existe un derecho de exclusiva inscrito (es decir, concedido), su protección frente a posibles infracciones se debe articular a través de los cauces establecidos por las respectivas leyes que establecen su régimen jurídico (Ley de Patentes, Ley de Marcas, etc.). En estos casos, la Ley de Competencia Desleal actuaría como complemento de tal protección. Ahora bien, el cauce de las normas de competencia desleal no puede sustituir al establecido para la protección de la propiedad industrial, sin que se pueda dejar al arbitrio del titular del derecho la elección de la vía a utilizar o que más le convenga. En efecto, respecto a los actos de imitación, si se admitiese esta libertad de elección, se estaría rompiendo el equilibrio que entre la propiedad industrial y la competencia desleal establece el principio enunciado en el artículo 11 LCD. A saber: Libertad de imitación a no ser que la prestación empresarial esté amparada por un derecho de exclusiva. De este principio cabe deducir que el artículo 11 LCD está pensado para reprimir actos desleales, consistentes en la imitación de una prestación no amparada por un derecho de exclusiva. Si tal derecho de exclusiva existiese (por ejemplo, una patente, marca, modelo industrial), la legislación aplicable sería a título principal la ley específica de cada modalidad, constituyendo las normas de competencia desleal un cauce complementario, pero nunca sustitutivo.

Cuestión diferente es que el derecho de exclusiva no se encuentre inscrito. En estos casos, podría invocarse a título principal la Ley de Competencia Desleal. De suerte que la protección de las modalidades de propiedad industrial que se encuentran pendientes de concesión en la Oficina Española de Patentes y Marcas, pueden llegar a tener una protección más eficaz que la conferida por su propia legislación. En efecto, en tal caso se podría entablar la acción de cesación contemplada en la LCD, pero no su homónima prevista en la Ley de Patentes y Marcas, ya que la denominada "protección provisional" de la marca y de la patente sólo permite exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, a cualquier tercero que infrinja el contenido del derecho. El artículo 11 LCD tiene su verdadera razón de ser cuando no existe el derecho de exclusiva. En estos casos no se pueden ejercitar, por ejemplo, las acciones que establece la Ley de Marcas. De modo que los empresarios que ven imitadas algunas de sus prestaciones (no inscritas) sólo tienen la citada vía del artículo 11 LCD.

¿En qué consiste el principio de la libre imitabilidad?

El principio básico que consagra el artículo 11 LCD es la libre imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, a no ser que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

La implantación de este principio, como piedra angular y punto de partida del artículo 11 LCD, ha sido alabado unánimemente por la doctrina española. Sienta la regla general de que cuando no existe un derecho de exclusiva hay libertad de imitación. En estos Ordenamientos se aspira, en efecto, a establecer un ponderado equilibrio entre el principio fundamental de la libre imitabilidad de las creaciones y la protección temporalmente limitada de ciertas creaciones en las que concurren determinados requisitos. A la hora de moderar esta tensión se concede la primacía al principio de la libre imitabilidad de las creaciones empresariales ajenas. Conviene aclarar qué debe entenderse por prestaciones o iniciativas empresariales. Si seguimos a Fernández Novoa, debemos manifestar que con tal terminología se pretenden designar las "creaciones empresariales". A saber: las creaciones técnicas, creaciones de formas meramente estéticas, sean tridimensionales o bidimensionales, formas de presentación de un producto, de un establecimiento, etc. Los actos de imitación de las prestaciones empresariales no se circunscriben a los supuestos en que el objeto imitado sea la forma tridimensional de un producto. Antes al contrario, también se podrían encuadrar dentro del concepto de imitación de las prestaciones empresariales, la imitación de las formas bidimensionales como pueden ser la imitación de dibujos industriales, fachadas, etc.

Las creaciones empresariales sólo se pueden imitar en la medida en que no estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. En consecuencia, la imitación solamente será lícita si el objeto no está protegido por algunas de las leyes que, en la actualidad, reconocen la protección de las creaciones empresariales en España.

¿Cuáles son las excepciones al principio de la libre imitabilidad?

La inexistencia de un derecho de exclusiva no supone automáticamente que unos empresarios pueden "copiar" las prestaciones de otros empresarios. Antes al contrario, el interés de estos últimos, como el interés de los consumidores y, en última instancia, el interés general, abogan por que se establezcan excepciones al principio de libre imitabilidad. A este respecto, el artículo 11.2 LCD manifiesta que la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

Como se puede apreciar, y aunque no exista un derecho de exclusiva, los empresarios no pueden imitar otras prestaciones, si perjudican los otros grupos de intereses que entran en juego. Debe tenerse en cuenta:

• • En primer lugar, que este precepto contiene una excepción que, como tal excepción, deberá ser interpretada restrictivamente.
• • En segundo lugar, para la aplicación del artículo 11.2 LCD será menester que la prestación imitada sea de tal naturaleza que con la misma se identifique a un empresario o se singularice una actividad diferenciándola del resto de sus competidores. En otras palabras, se requiere que la prestación imitada tenga "singularidad competitiva", "peculiaridad", "originalidad". Con la exigencia de este requisito se evita que se imiten prestaciones que no han podido ser objeto de una exclusiva o que habían gozado en el pasado de tal exclusiva, pero que el público identifica aún con un origen concreto.

¿Cuándo se consideran actos de competencia desleal?

Examinado el presupuesto básico para la aplicación del artículo 11.2 LCD, habrá que estudiar los requisitos necesarios para que surja este acto de competencia desleal. En primer lugar, es necesario que exista una imitación. Como señala Otero Lastres, para que surja acto de imitación no es necesario que haya una reproducción exacta de la creación ajena, sino que también existirá acto de imitación cuando se introduzcan variaciones inapreciables, o cuando tales variaciones se refieran a elementos accidentales o accesorios. Según el citado autor, no existirá acto de imitación cuando exista "un acto de imitación recreador". Este sería aquel en que se reproducen los elementos accidentales del modelo (prestación) imitado, pero se modifica al menos un elemento esencial.

A pesar de lo dicho, conviene aclarar que el hecho objetivo de la constatación de un acto de imitación no permite considerar automáticamente tal acto como desleal.

Es menester que concurran una serie de circunstancias para que se declare la deslealtad del acto de imitación. Por una parte, será necesario que el acto de imitación resulte idóneo para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Además, también conviene indicar que si tal riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena resulta inevitable, queda excluida la deslealtad de esta práctica. Así las cosas, el acto de imitación se reputará desleal cuando se produzca la asociación o el aprovechamiento de la reputación ajena.

Tales requisitos no son cumulativos, sino que la concurrencia de uno de ellos permite catalogar como desleal al acto de imitación. Por otro lado, tal riesgo de asociación o aprovechamiento de la fama ajena debe producirse en el mercado, no bastando la susceptibilidad teórica de que un potencial riesgo pueda surgir. En punto al riesgo de asociación, ha de indicarse que la doctrina afirma que el mismo ha de encuadrarse dentro del concepto de riesgo de confusión.

Ahora bien, el "riesgo de confusión" es una figura compleja que abarca varios tipos de confusión.

• • Existe un riesgo de confusión directo: cuando el público de los consumidores, al identificar dos prestaciones, les atribuye idéntico origen empresarial, siendo en realidad distinto.
• • También existe un riesgo de confusión indirecto: cuando los consumidores, si bien identifican claramente las prestaciones y les atribuyen un origen empresarial diverso, estiman que existe alguna relación, económica o jurídica, entre los correspondientes empresarios.

Así las cosas, el riesgo de asociación que menciona el artículo 11.2 LCD se identifica con el riesgo de confusión -bien directo o indirecto-. La doctrina española mantiene que el riesgo de confusión o de asociación sólo se producirá en relación con prestaciones que pertenecen a un mismo sector comercial. Esta situación, que puede ser admisible cuando se imiten determinados signos distintivos, no puede ser admitida cuando se imitan creaciones estéticas, en las que se protege la forma. Además, aunque se admitiera que el riesgo de asociación queda limitado al principio de la especialidad, éste puede quebrar y aplicarse el artículo 11.2 LCD a prestaciones de distintos sectores, cuando las imitaciones puedan suponer un aprovechamiento de la reputación ajena, circunstancia que no presupone que las prestaciones pertenezcan a un mismo sector del mercado.

Para completar el examen de los requisitos precisos para la existencia de un acto de imitación desleal subsumible en el artículo 11.2 LCD, hay que indicar que este precepto requiere la inevitabilidad de la imitación. En este sentido la LCD dispone: La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. Como afirma Fernández Novoa, la aplicación de este principio va a plantear probablemente delicados problemas interpretativos. Por su parte, Otero Lastres afirma que cuando se imitan formas técnicamente necesarias no amparadas por un derecho de exclusiva la reproducción es libre. Este autor también entiende que el citado principio debe aplicarse a las formas estéticamente necesarias que son aquellas formas que por adaptarse plenamente a las tendencias de la moda, responden al gusto del público en un momento dado y, por tanto, son indispensables para conseguir el efecto estético perseguido. El tema de la inevitabilidad es efectivamente muy problemático y ha de apreciarse en función de circunstancias muy concretas. Así, por ejemplo, deben tenerse presentes la singularidad de la prestación imitada, la necesidad de una forma determinada, la situación del sector donde la forma de presentación de los productos se contemplan de una manera más rápida y la utilización de signos distintivos propios del empresario competidor.

Ahora bien, a pesar de las grandes dificultades para analizar el tema de la inevitabilidad, deben tenerse en cuenta dos factores.

• • En primer lugar, será preciso analizar la conducta del imitador y su diligencia en imitar para provocar la confusión o el aprovechamiento de la reputación ajena.
• • Y en segundo término, el margen de variabilidad en la forma que puede tener el imitador en relación con la prestación concreta. Este margen es más reducido en el caso de las creaciones técnicas que en el supuesto de las creaciones de forma, siendo mayor el margen de variación en el supuesto de imitación de signos distintivos.

¿Qué es la imitación sistemática como práctica desleal?

Para concluir el estudio del artículo 11 LCD habrá que hacer una breve alusión a su párrafo 3, que cataloga como desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado. La imitación sistemática de las iniciativas empresariales ajenas es una modalidad clásica de competencia obstruccionista. A través de esta imitación no se pretende crear confusión en el mercado o aprovecharse de la reputación ajena, sino más bien impedir la afirmación de un competidor en ese mercado.

La aplicación del artículo 11.3 LCD no implica la originalidad de lo que se imita, ni tampoco existirá imitación sistemática cuando se copia una única prestación empresarial ajena. Antes al contrario, concluye Otero Lastre, la imitación sistemática supone la copia de toda una serie de marcas, del tipo de producto, métodos publicitarios y de venta, formas de embalaje, etc. Para aplicar este párrafo 3 del artículo 11 LCD no se exige que la imitación sistemática produzca confusión o aprovechamiento de la reputación ajena.

El competidor obstruccionista no busca en el público la confusión de su prestación con la del competidor, sino que pretende que este competidor no logre afirmarse en el mercado. Por eso, el artículo 11.3 LCD se aplicará sólo en los casos en que exista una estrategia directamente encaminada a impedir u obstaculizar la presencia del competidor. Y ha de manifestarse que lo reprobable y desleal es, a nuestro juicio, la conducta del imitador sistemático, independientemente de que consiga su finalidad. No obstante, el artículo 11.3 concluye indicando que esta actuación sólo será desleal si excede de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

La doctrina afirma que si bien este requisito recorta las posibilidades de aplicación del precepto, su inclusión es acertada, ya que nadie en el mercado puede pretender que sus iniciativas de organización o métodos de venta y publicidad queden protegidos erga omnes. Cada uno se ve expuesto a que tales estrategias se generalicen. En esta razonable generalización está la respuesta natural del mercado a que alude el artículo 11.3 LCD.