Marca internacional

¿Qué es una marca internacional?

Cuando nos referimos a la marca internacional no nos estamos refiriendo a una marca cuyo registro despliega de manera automática efectos en el ámbito internacional, esto es, en todos los Estados de manera simultánea.

Realmente, la marca internacional no deja de ser un mecanismo administrativo que permite a las empresas reducir gastos en la solicitud y el mantenimiento en vigor de su marca ya que el registro y mantenimiento de una marca nacional en varios países es, desde luego, bastante más económico que el registro y mantenimiento de la marca en tales países a través de registros nacionales directos.

¿Qué caracteriza a las marcas internacionales?

Las características que definen el tipo de protección que obtienen los titulares de una marca internacional a través del "Arreglo de Madrid" son los siguientes:

• a) Es requisito indispensable para obtener el registro en la Oficina Internacional que la marca haya sido previamente inscrita en el país de origen. Cumplida esta condición, el registro internacional ha de ser tramitado a través de dicha Administración nacional.
• b) Para que la protección sea efectiva, la Oficina Internacional de Marcas debe notificar a los países firmantes la existencia del registro que se hace público a través del "Boletín de Marcas Internacionales", en el que se incluyen todas las características de la marca sin que la Oficina Internacional emita juicio alguno con respecto al signo que queda sometido a las leyes internas de cada Estado.
• c) Las Administraciones nacionales tienen la facultad de notificar a la Oficina Internacional que el depósito que se efectúe en ella no tendrá efectividad en el país sino en el caso de que el titular de la marca solicite expresamente la extensión de la protección internacional al mismo.
• d) Las Administraciones nacionales tienen la facultad de notificar a la Oficina Internacional que no puede concederse a la marca protección en su territorio basando la denegación sólo en las condiciones que se aplicarían en virtud del Convenio de París a una marca depositada en registro nacional. Esta facultad debe ejercerse dentro de unos plazos previamente tasados.
• e) El registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por un plazo de diez años renovable por los mismos períodos de tiempo.

¿Qué normativa se aplica a las marcas internacionales?

En relación con las disposiciones aplicables a las marcas internacionales hay que tener en cuenta dos posiciones: una la de España y otra la de la Unión Europea.

España

a) Título VIII de la Ley de Marcas, integrado por los artículos 79 a 83, completado por el Título VII del Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas, integrado por los artículos 40, 41 y 42.

b) Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1981, revisado por última vez en Estocolmo de 14 de julio de 1967 (en lo sucesivo citado como "Arreglo" de acuerdo con la regla 1 del Reglamento Común);

c) Protocolo concerniente al Arreglo de 27 de junio de 1989 (en lo sucesivo citado como "Protocolo" de acuerdo con la regla 1 del Reglamento Común), que entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de abril de 1996;

d) El Texto consolidado del Reglamento Común al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas así como del Protocolo relativo a este Arreglo, hecho en Ginebra 1 de septiembre de 2009 (en lo sucesivo citado como Reglamento Común).

e) Las Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo (en lo sucesivo citadas como Instrucciones Administrativas).

Unión Europea

a) Reglamento sobre la Marca de la Unión EuropeaReglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, conteniéndose su regulación en los artículos 182 y ss.

b) El Protocolo.

c) El Reglamento Común.

d) Las Instrucciones Administrativas.

Diferencias entre el Arreglo y el Protocolo

Las novedades introducidas por el Protocolo son las siguientes:

• a) En el Protocolo la solicitud de registro internacional puede basarse bien en una previa solicitud de registro o bien en el previo registro de la marca en la Oficina de origen, mientras que en el Arreglo sólo puede basarse en el previo registro.
• b) El artículo 5 del Protocolo permite a las Oficinas de las Partes contratantes designadas prolongar hasta 18 meses (o más en caso de oposición) el plazo de un año que el artículo 5 del Arreglo fija para denegar la protección en su territorio de un registro internacional.
• c) La Oficina de cada Parte contratante designada pueden recibir tasas individuales, que no pueden ser más altas que las respectivas tasas nacionales, pero sí que la tasa de designación prevista por el Arreglo. Ello significa que para los solicitantes el Arreglo es más barato que el Protocolo.
• d) La posibilidad de transformación en solicitudes de marcas nacionales del registro internacional conservando la prioridad en caso de su cancelación provocada por la del registro de base.
• e) Bajo el Arreglo la lengua oficial de trabajo es el francés; bajo el Protocolo, el francés y el inglés y a partir del 1 de abril de 2004 el español.
• f) El Protocolo permite la conexión con los sistemas de marcas regionales, como la marca de la Unión Europea o la gestionada por la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

¿Quién puede registrar una marca internacional?

Pueden solicitar el registro de una marca internacional:

• a) Los nacionales de cada uno de los Estados miembros de la Unión de Madrid, es decir, los firmantes del Arreglo y los firmantes del Protocolo.
• b) Cualquier persona física o jurídica que aunque no sea nacional de estos países tenga en ellos un establecimiento industrial o comercial efectivo y real o, alternativamente, su domicilio.

La representación ante la Oficina Internacional viene regulada en el artículo 3 del Reglamento Común, donde se establece que el solicitante o el titular pueden tener un mandatario ante la Oficina Internacional.

El nombramiento de mandatario se puede realizar en la solicitud internacional o en una designación posterior o en el momento de solicitar alguna otra modificación de registro, siempre y cuando esta designación o petición posterior se efectúe a través de la Oficina.

El nombramiento de mandatario se puede efectuar también en una comunicación independiente que puede referirse a una o más solicitudes internacionales especificadas o a uno o más registros internacionales especificados o a la totalidad de las solicitudes y los registros internacionales futuros del mismo solicitante o titular. Esta comunicación será presentada en la Oficina Internacional por el titular o el mandatario designado a través de la Oficina de origen o por otra Oficina interesada si el solicitante, el titular o el mandatario designado solicitan esa presentación y la Oficina la admite. La comunicación será firmada por el solicitante o por el titular y por la Oficina por cuyo conducta se haya presentado.

Cuando la Oficina Internacional estime que el nombramiento de un mandatario se ajusta a los requisitos exigibles, hará constar en el registro internacional el hecho de que el solicitante o el titular tienen un mandatario, así como el nombre y el domicilio de éste. En este caso, la fecha en que el nombramiento surta efecto será la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional, la designación posterior, la petición de inscripción de cualquier otra modificación o la comunicación independiente en la que se nombra mandatario.

El solicitante o el titular sólo podrá tener un mandatario. Cuando en el nombramiento figuren varios mandatarios, sólo el designado en primer lugar será considerado mandatario e inscrito como tal.

Cualquier invitación, notificación u otra comunicación dirigida así a dicho mandatario, tendrá el mismo efecto que si hubiera sido enviada al solicitante o al titular. Cualquier comunicación que el mandatario inscrito dirija a la Oficina Internacional, tendrá el mismo efecto que si hubiera sido enviada a dicha Oficina por el solicitante o por el titular. El requisito esencial para acceder al registro internacional es que la marca esté previamente registrada en los que se denomina "país de origen" y que todos los productos o servicios cuya protección se pretende estén a su vez cubiertos por dicho registro base. En consecuencia, no es posible un registro internacional directo sino que es necesario que, previamente, exista un registro nacional en el que el registro internacional se basa.

A diferencia del Arreglo de Madrid, que sólo admite como presupuesto para su registro internacional la existencia previa de una marca nacional registrada que sirva de base, el Protocolo introduce la novedad de añadir a esta circunstancia que el registro internacional pueda obtenerse a partir de una solicitud de registro en uno de los Estados contratantes, de tal modo que cumplido el trámite de la presentación de la solicitud de marca nacional pueda solicitarse el registro internacional de la misma sin esperar a la conclusión del procedimiento de registro. Será en todo caso necesario para que la marca internacional tenga efecto que la marca en el país de origen se registre ya que si la marca en el país de origen no llega a concederse, la marca internacional obtenida con base a ella dejaría de tener validez.

En el punto primero del artículo 2 del Protocolo se dice: "Cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una parte contratante o cuando una marca haya sido registrada en el registro de la Oficina de una parte contratante, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro..."

¿Reconoce España el Registro Internacional de Marcas?

En el artículo 79 de la Ley de Marcas se reconoce en España el efecto de las llamadas marcas internacionales, registradas tanto al amparo del Arreglo de Madrid de 1891, como también del Protocolo de Madrid de Madrid de 1989.

El artículo 80 se refiere a la denegación o concesión en España de las marcas internacionales.

En España el rechazo de la protección podrá basarse o bien en la presentación de oposiciones por parte de un tercero (artículo 19 de la Ley de Marcas) o bien en las consecuencias del examen de oficio por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (artículo 20 de la Ley de Marcas), en la actualidad únicamente referido a las prohibiciones absolutas de registro de marcas (artículo 5 Ley de Marcas) y a la salvaguarda de los derechos de la personalidad [artículo 9.1.b) de la Ley de Marcas]. Ya no cabe, pues, que la Oficina Española de Patentes y Marcas oponga de oficio el resto de prohibiciones relativas que sólo podrán estimarse si media oposición de sus propios titulares.

La mención de la publicación de una marca internacional en el Boletín de marcas Internacionales se refleja también en el Boletín español, mención que servirá para computar el plazo de oposición en España contra estas marcas.

La denegación provisional o definitiva en España de una marca internacional se comunica a la Oficina Internacional, en la forma y plazo que determina el Reglamento Común de Ejecución.

Nada impide que a pesar de la denegación de protección en nuestro país, sí pueda obtenerla en otro u otros países y, viceversa.

La Ley de Marcas regula la forma en que el titular de una marca española puede solicitar el registro internacional, tanto al amparo del Arreglo de Madrid como del Protocolo. La Oficina Española de Patentes y Marcas efectúa un examen formal para comprobar que se ha utilizado el impreso de solicitud previsto en el Reglamento Común y se ha satisfecho la tasa nacional correspondiente. Posteriormente, la Oficina Española de Patentes y Marcas debe examinar si la solicitud de registro internacional cumple los requisitos necesarios previstos en el Acuerdo y en el Protocolo y si existe la concordancia necesaria entre la marca base española y la de la solicitud internacional, puesto que ambas han de ser coincidentes.

Los registros de marcas internacionales que se hayan cancelado pueden, sin embargo, transformarse en una solicitud de marca española independiente. Sin embargo, la solicitud de transformación no significa que la nueva marca acceda automáticamente al Registro sino que deberá seguir la tramitación ordinaria de cualquier otra marca nacional hasta su posible concesión.