Tutela del secreto empresarial

¿Cómo se regula el secreto empresarial?

En un tiempo en el que la información ha pasado a ser un bien objeto de comercio, las empresas necesitan más que nunca medidas que eviten, o al menos palíen, la pérdida del valor estratégico de su know how como consecuencia de una divulgación no deseada del mismo. El auge de las nuevas tecnologías y la facilidad de difusión existente ha incrementado las vías a través de las cuales la información vital de su compañía puede ser robada, copiada o quedar expuesta comprometiendo no solo la oportunidad de aprovechar las ventajas de su labor innovadora sino también el buen funcionamiento del mercado.

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en adelante LSSEE) es la norma mediante la cual se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva de la Unión Europea 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

El legislador español opta por una Ley especial como instrumento de trasposición de la Directiva al derecho interno. Así desarrolla la hasta ahora escueta regulación contenida en el art. 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), introduciendo novedades significativas.

Esta LSSEE, en vigor desde el 13 de marzo de 2019, tiene dos objetivos: por un lado, garantizar que la competitividad de las empresas europeas que se basa en información empresarial no divulgada esté protegida de manera adecuada; y por otro, mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.

Conforme a su Disposición Transitoria Unica será de aplicación para la protección de cualesquiera secretos empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la titularidad sobre ellos. No obstante, las acciones de defensa de los secretos empresariales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado.

¿Qué se entiende por secreto empresarial?

Se define secreto empresarial como un concepto amplio que comprende cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero que sea secreta -desconocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice ni fácilmente accesible para ellas-; tenga un valor empresarial precisamente por su carácter secreto y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta (art. 1 LSSEE).

Este último aspecto es fundamental. Es necesario que la empresa haya tomado las medidas concretas necesarias para asegurar el carácter secreto de la información –y naturalmente, que pueda probarlo en un procedimiento judicial–. Se desprende de lo anterior que, de cara a poder revindicar algo ante un Tribunal en caso de prácticas ilegales, es imprescindible adoptar protocolos específicos para proteger la confidencialidad que incluyan contratos de confidencialidad, políticas de seguridad, controles de acceso, devolución de información confidencial al final de una relación laboral, etc.

Esto significa, desde el punto de vista procesal, que se impone al titular (o licenciatario exclusivo) del secreto empresarial la carga de acreditar que ha adoptado medidas para la protección del mismo y se prevé expresamente que los tribunales tengan en cuenta, entre otros factores, la adopción de estas medidas para decidir tanto sobre el otorgamiento de medidas cautelares como sobre el fondo del asunto.

Podrán protegerse tipos de información muy diversos: listados de proveedores o clientes, planes de negocio, funcionamiento interno de la compañía, conocimientos técnicos o industriales. En realidad, cualquiera que tenga valor económico por ser desconocida y que la empresa defienda.

Se atribuye al titular de esa información un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de transmisión, cesión, licencia o autorización de explotación con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Es decir, el secreto empresarial se configura como un bien inmaterial que puede ser explotado o transmitido.

¿Cuál es la naturaleza del secreto empresarial?

El secreto empresarial se configura como un derecho que se proyecta sobre los datos y la información confidenciales de interés para la empresa, susceptibles de atribuir a su titular una ventaja competitiva, no divulgados y siempre que sean objeto de medidas de naturaleza jurídica, técnica u organizativa encaminadas preservar su carácter secreto.

A diferencia de otras modalidades de propiedad industrial, como ocurre con los signos distintivos (con algunas excepciones), los diseños industriales (a excepción de los dibujos y modelos comunitarios no registrados) y las patentes y modelos de utilidad, el derecho:

• a) No se adquiere por el registro válidamente efectuado, sino mediante su creación y mantenimiento en secreto;
• b) No está constreñido a un territorio delimitado, lo que es inherente a las marcas, las patentes y los diseños industriales; y
• c) Es de duración indefinida, en tanto persista el interés del titular en evitar su divulgación y continúe siendo objeto de medidas razonables para preservar su carácter secreto.

Finalmente, el derecho conferido por el secreto empresarial se caracteriza por su vulnerabilidad, en la medida en que su divulgación generalizada y pérdida de control conduce inevitablemente a la pérdida del derecho.

¿Qué protección establece la norma?

La legislación protectora de los secretos empresariales confiere a su titular o a quien legítimamente posee su control un ius prohibendi de alcance limitado, tanto desde una perspectiva subjetiva como desde el punto de vista objetivo.

Desde el punto de vista objetivo, el ius prohibendi alcanza, exclusivamente, a un grupo reducido de comportamientos:

• • Los actos de obtención (acceso, apropiación o copia no autorizada), utilización y revelación ilícitas descritos en el art. 3 LSSEE.
• • Los actos de explotación –comprendiendo los de producción, oferta, comercialización, importación, exportación o almacenamiento con tales fines– de mercancías infractoras, a saber, de productos o servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

Con respecto a estas últimas, el legislador ha ampliado de manera notable el ámbito de protección conferido por el secreto empresarial, pues, así como en materia de patentes o modelos de utilidad la protección alcanza únicamente a realizaciones que reproduzcan la totalidad de las características técnicas de al menos una reivindicación (bien de manera literal o en aplicación de la doctrina de los equivalentes), con base en el concepto de mercancías infractoras, un secreto empresarial sobre un producto o procedimiento se entenderá vulnerado sin necesidad de reproducir la totalidad de los elementos técnicos que incorpora. Para que exista vulneración del secreto empresarial, bastará con que la realización cuestionada se beneficie de manera significativa de un secreto empresarial obtenido, utilizado o revelado de forma ilícita (art. 3.4 II LSSEE).

Cualquier otro comportamiento no incluido entre los anteriores –tales como el descubrimiento o la creación independientes, el acceso a la regla técnica intrínseca al producto que incorpora el secreto empresarial mediante ingeniería inversa siempre y cuando se haya accedido lícitamente al producto, el uso por los trabajadores de la experiencia y las competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional, los actos de delación dirigidos a denunciar prácticas delictivas – queda expresamente al margen del derecho de exclusión del titular del secreto empresarial (art. 2 LSSEE).

Desde un punto de vista subjetivo, el titular o el licenciatario del secreto empresarial podrá hacer valer su acción de cesación y de prohibición frente a los siguientes infractores:

• • Infractores originarios: aquéllos que bien realizan o bien colaboran en la realización de un acto de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial o bien explotan o contribuyen a la explotación de mercancías infractoras.
• • Infractores negligentes: aquéllos que, bien como autores o cooperadores, en el momento en que se produzca la obtención, utilización o revelación del secreto empresarial, supieran o debieran haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita, o bien que se trataba de mercancías infractoras.
• • Infractores de buena fe: los terceros adquirentes que, en el momento de la utilización o revelación no sabían o no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directamente de un infractor primario o negligente.

El art. 9.7 LSSEE prevé una atenuación de la responsabilidad respecto de los infractores adquirentes de buena fe. Así, a petición de la parte demandada, podrá sustituirse la condena a la cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial y las acciones de remoción de los efectos producidos por el acto de violación del secreto empresarial por el pago a favor de la parte demandante de una indemnización pecuniaria, siempre que ésta resulte razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado. Dicha indemnización no excederá del importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización hubiera podido prohibirse.

¿Qué acciones civiles podrán ejercerse?

Al margen de posibles repercusiones penales o laborales, en esta materia, el art. 9 LSSEE, sin innovar apenas, otorga al titular o al licenciatario exclusivo del secreto empresarial el ejercicio de las acciones clásicas –en absoluto incompatibles entre sí-:

• a) declarativa de infracción,
• b) aprehensión o atribución de mercancías infractoras,
• c) cesación,
• d) remoción,
• e) indemnización,
• f) publicación de sentencia.

Las acciones de defensa de los secretos empresariales habrán de aplicarse de forma proporcionada y evitando los obstáculos al libre comercio y su ejercicio de forma abusiva o de mala fe (art. 9.3 LSSEE).

En este sentido, se agravan las medidas que los tribunales pueden adoptar por incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal cuando en la supuesta defensa de un secreto empresarial se ejerza una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación esté cubierta por alguna de las excepciones que se contemplan en la norma (art. 16 LSSEE).

Las acciones de defensa de los secretos empresariales, prescriben por el transcurso de tres años desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto (art. 11 LSSEE). Su prescripción se interrumpirá por las causas previstas con carácter general en el Código civil (vid. art. 1.973 CCiv).

¿Cómo se calcula la indemnización de daños y perjuicios?

En relación con la indemnización de daños y perjuicios, el art. 10 LSSEE tiene en cuenta una visión amplia, que incluye el lucro cesante, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial o los gastos de investigación en que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la infracción.

Como alternativa para facilitar el cálculo, el juez podrá fijar una cantidad a tanto alzado, que tenga en cuenta el coste de una eventual licencia para utilizar el secreto.

Jurisdicción y normas procesales

El art. 12 LSSEE atribuye a la jurisdicción civil el conocimiento de los litigios que puedan surgir al amparo de la misma, que se resolverán en el juicio que corresponda según las reglas contenidas en los arts. 248 y ss. LEC.

Competencia

La competencia objetiva hacer efectiva la protección de los secretos empresariales se encomienda a los Juzgados de lo Mercantil, que están también especializados en materia de propiedad industrial, competencia desleal y defensa de la competencia, lo que los convierte en especialmente idóneos.

El art. 14 LSSEE contiene una norma especial atributiva de la competencia territorial para conocer de las anteriores acciones, a elección del demandante, a los Juzgados de lo Mercantil de la provincia:

• a) donde el demandado tenga su domicilio,
• b) donde se produzca la infracción, o
• c) donde esta produzca sus efectos.

Por tanto, todos los Juzgados de lo Mercantil de España serán competentes para conocer de acciones civiles en materia de violación de secretos empresariales.

Legitimación para el ejercicio de las acciones

Conforme dispone el art. 13 LSSEE estarán legitimados para llevar a cabo las acciones pertinentes:

• a) los titulares del secreto empresarial,
• b) quien posea una licencia exclusiva de explotación, o
• c) quien esté autorizado para la acción.

Tratamiento de la información que pueda constituir secreto empresarial

En el art. 16 LSSEE se establecen medidas para proteger la confidencialidad de la información empresarial durante los procedimientos judiciales, cosa que podría disuadir a las empresas de interponer las demandas.

Se trata, por ejemplo, de la prohibición de que las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y cualquier otra personas que intervenga en el procedimiento, o que tenga acceso a documentos del mismo por razón de su cargo o de la función que desempeñan, utilicen ni revelen la información que pueda constituir secreto empresarial y que los jueces o tribunales, de oficio o a petición debidamente motivada de cualquiera de las partes, hayan declarado confidencial. Esta prohibición estará en vigor incluso tras la conclusión del procedimiento, salvo que por sentencia firme se concluya que la información en cuestión no constituye secreto empresarial o, con el tiempo, pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice.

También los jueces y tribunales podrán adoptar medidas concretas, como restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial o restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas o a sus las grabaciones o transcripciones.

Especialidades procesales

Como genuinas especialidades procesales, la norma prevé:

• - mecanismos para la preparación del ejercicio de acciones como diligencias de comprobación de hechos (art. 17 LSSEE),
• - solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba, previstas en la LEC para los procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia (art. 18 LSSEE),
• - medidas de aseguramiento de la prueba (art. 19 LSSEE) y
• - la posibilidad de solicitar la adopción de medidas cautelares (arts. 20 a25 LSSEE), reglas especiales sobre medidas cautelares para asegurar que su concesión pondera las circunstancias relevantes para asegurar su proporcionalidad, que la desaparición sobrevenida del secreto empresarial determina su alzamiento, y que la posición de los terceros negativamente afectados por ellas es debidamente considerada.