Contrato de know-how

¿Cuál es el origen de los contratos de Know How?

La evolución de la tecnología experimentada en la segunda mitad del siglo XX, de manera fundamental después de la Segundo Guerra Mundial, hizo que la competencia de las empresas obligase a las mismas a prescindir de los anteriores sistemas de patentes en orden a la utilización de la tecnología y los avances industriales para, mediante la posesión exclusiva de nuevas técnicas, invenciones, métodos o fórmulas de trabajo, dispusieran a las mismas en condiciones competenciales más ventajosas frente al resto en el mercado.

El contrato de "know how" también denominado de transferencia tecnológica, tiene origen anglosajón, si bien se difundió a Inglaterra y Alemania donde la tercera parte de los contratos de tecnología son de licencia de "know how". En mayor proporción, tanto en Estados Unidos como en Japón la difusión de la figura contractual referenciada supone el grueso de la contratación mercantil de dichos países, y de ahí su importancia práctica. En países como España, donde el mercado tecnológico avanza en mayor medida que la evolución de la propia tecnología la figura que nos ocupa tiene por dicha razón un sentido e importancia prevalente.

¿Qué es el contrato de Know How?

Se puede definir como aquel negocio jurídico en virtud del cual, y a cambio de una retribución, una empresa (cedente) suministra a otra (cesionaria) determinados conocimientos técnicos que ésta recibe para explotarlos y utilizarlos en su beneficio, y que bien por secretos, originales o por causa de su escasez, pero que en todo caso no tienen el grado inventivo para ser patentados, permiten al receptor hacer uso de una información de confidencialidad que le permite colocarse en situación favorable de competencia en el mercado a través del uso de dichos conocimientos y el aprovechamiento de técnicas, que han sido fruto posiblemente de grandes esfuerzos intelectuales y fuertes inversiones en investigación.

La Cámara de Comercio Internacional, define dicha figura jurídica como los conocimientos aplicados, métodos y datos que son necesarios para la utilización efectiva y puesta en práctica de técnicas industriales.

El objeto de dicho contrato es de lo más diverso, pudiendo reconducirse tanto a objetos propiamente dichos (modelos no registrados, herramientas, maquinaria de todo tipo, instalaciones) cuanto a fórmulas, dibujos, diseños, especificaciones, teorías, consejos de utilización, explicaciones, indicaciones.

Existen diferencias entre el contrato de cesión de "know how" y otras figuras afines como pueden ser:

• - La Compraventa: respecto de la que se diferencia por no producirse aquí en sentido propio una venta y una adquisición de propiedad sobre el objeto del contrato, sino tan sólo una mera cesión de utilización, lo que se materializa mediante la entrega de planos, documentación, maquinaria, etc.
• - La licencia de patente: de la que se diferencia porque no tiene el carácter público que permite el Registro, y el secreto de la nueva técnica o de la invención es fundamental, tanto que en el mayor número de supuestos no llega a patentarse.
• - El contrato de asistencia técnica: por cuanto no existe el carácter de confidencialidad en éste último.

¿Cuál es el objeto del contrato de Know How?

Mediante el contrato de transferencia de tecnología las partes acuerdan que, mediante licencias de "know-how", una de ellas transfiera de modo permanente a otra conocimientos secretos o no conocidos por la generalidad para la mejora de los distintos procesos productivo, financiero, administrativo, etc, de la empresa receptora a cambio de un precio.

La denominación "know-how" o "saber hacer" hace referencia al conjunto de conocimientos y métodos con aplicaciones industriales o mercantiles no patentados, elaborados por quien los transmite, derivados de pruebas o experiencias, y que sirven para la mejora u optimización de los procesos empresariales. Estos conocimientos se caracterizan por ser: secretos, es decir, que no son del dominio público o fácilmente accesibles; sustanciales, en tanto que determinantes para la optimización de los procesos de que se trate; y determinados, o suficientemente concretos para verificar su ajuste a los criterios de secreto y sustancialidad.

El receptor de los conocimientos quedará vinculado por el deber de secreto, de manera que estos conocimientos quedarán protegidos de manera efectiva frente a terceros. El secreto es componente esencial en estos contratos, lo que implica que los conocimientos que se transmitan no estarán patentados puesto que, en ese caso, el acceso a ellos tendría carácter público. En este sentido, los conocimientos podrán consistir tanto en innovaciones con aptitud para ser patentadas como en procedimientos o métodos que no sean patentables. El "know-how" se protege, por tanto, a través de las acciones de competencia desleal, no teniendo el titular de los conocimientos acción contra un tercero que haya accedido a ellos por medios lícitos.

Dentro de estos contratos, destaca aquél mediante el cual se transmite la licencia de explotación de un programa de ordenador. Así, una empresa informática (licenciante) elabora un software por encargo de otra empresa (licenciataria) a la que se ceden los derechos de explotación. Al licenciatario se le entregan los programas que contienen el código objeto del programa de ordenador, depositándose el código fuente en un fiduciario que se compromete a entregarlo al licenciatario en caso de incumplimiento o quiebra del licenciante; a su vez, el licenciante se compromete a atender las necesidades del licenciatario mediante actualizaciones del software, reparaciones, etc, lo que supone un contrato de asistencia técnica que, como ya se dijo, es compatible con este de transferencia de tecnología.

En este contrato el precio es denominado de varias maneras: cánones, regalías o royalties. La cuantía podrá estar determinada desde un principio o ser determinable a posteriori, de acuerdo con una serie de circunstancias o mecanismos que permitan su evaluación, debido a la dificultad de evaluar la operación que se desarrollará a lo largo del tiempo.

Sin embargo, el legislador nacional y comunitario es favorable a ellos por las ventajas que su celebración supone, entre ellas, el acceso de las empresas a nuevas tecnologías, la coordinación de la investigación, el fomento de la innovación, etc.

El Real Decreto 378/2003 determina la exención por categorías de los acuerdos de transferencia de tecnología en los que participen únicamente dos empresas e impongan restricciones relativas a la adquisición o utilización de derechos de propiedad intelectual o industrial, o de conocimientos secretos industriales o comerciales, siempre que tales acuerdos afecten exclusivamente al mercado nacional y se cumplan las previsiones establecidas en los Reglamentos comunitarios en vigor (actualmente, el Reglamento CE/772/2004).

En cuanto a las exenciones establecidas en el Derecho comunitario, afectan a los acuerdos cuyo objeto sea la licencia de patentes, conocimientos técnicos o derechos de autor de software, así como a los acuerdos mixtos. Para que dichas exenciones sean operativas será necesario que se cumplan dos condiciones. La primera, que no se superen ciertos umbrales de cuota de mercado como consecuencia de los acuerdos entre empresas, umbrales que se fijarán en función de que dichas empresas sean o no competidoras entre sí. La segunda condición se refiere a que en dichos acuerdos no se establezcan determinadas restricciones consideradas especialmente graves: si el acuerdo es entre empresas competidoras, se considerará especialmente grave, por ejemplo, la cláusula que restrinja la capacidad de una parte para determinar los precios de venta de sus productos a terceros; en caso de acuerdos entre empresas no competidoras, están prohibidas, por ejemplo, las ventas pasivas; hay también cláusulas prohibidas independientemente del hecho de que las empresas sean competidoras entre sí o no lo sean, como por ejemplo, las obligaciones de "granting back" o la cláusula "no challenge". El Tribunal de Defensa de la Competencia y la Comisión podrán retirar el beneficio de exención por categoría a los acuerdos de transferencia de tecnología que surtan efectos incompatibles con el mercado nacional o cuando se compruebe el perjuicio a la competencia o la existencia de redes paralelas de acuerdos que abarquen más de la mitad de determinado mercado.