Licencias de patentes

¿En qué consiste la licencia de una patente?

El titular de una patente tiene la facultad de fabricar y vender su invención o el procedimiento protegido para obtenerla e impedir que otros lo hagan. Por tanto, por un lado, si alguien que no es el propietario decide explotar la invención protegida, el titular de la patente podrá denunciarlo ante los tribunales. Y, por otro lado, también podrá conceder licencias para que otros puedan explotar su patente a cambio de una contraprestación económica.

Al hablar de patentes podemos distinguir diferentes licencias en las que la autonomía de la voluntad de las partes no es ni idéntica ni libre por igual.

Así, por un lado, tenemos las licencias contractuales, que serán aquellas en las que mediante un contrato el titular autorice a otro particular u organización a fabricar, utilizar o vender su invención patentada por una contraprestación económica; las licencias de pleno derecho; y, por otro lado, las licencias obligatorias, que permiten la explotación por parte de terceros de la patente sin autorización de su titular en los casos que determina la ley, a cambio de un precio. Además, nuestra legislación prevé la expropiación por causas justificadas de utilidad pública o de interés social.

¿A qué nos referimos con licencia contractual?

La licencia contractual está formada por la voluntad de las partes, mediante un contrato en el que el titular del derecho de patente (licenciante) podrá autorizar la explotación de la invención a un tercero (licenciatario), a cambio del pago de una contraprestación, denominada regalía. Esta concesión se realiza de conformidad con unas condiciones (por ejemplo, la cuantía y el tipo de pago que el licenciatario satisfará al licenciante), para un propósito concreto, en un territorio determinado, durante un período de tiempo convenido y podrá ser en exclusiva o en concurrencia con otros licenciatarios.

Por tanto, en la licencia contractual el licenciante conservará su posición como titular de la patente y en el caso de que las partes no hubieran establecido el tiempo por el que se concede la concesión, la ley se encargará de fijarlo. Su objeto es la patente, pero puede serlo también la mera solicitud de la misma.

Además de los límites dentro de los cuales se conceda la licencia, las obligaciones generalmente adquiridas por las partes al amparo de un contrato de licencia son las siguientes:

• – Obligaciones del licenciado:
  • a) Pago del canon contractualmente fijado.
  • b) Explotación de la patente licenciada.
  • c) Custodia del know how o conocimientos secretos transmitidos por el licenciante para facilitar la explotación de la patente.
• – Obligaciones del licenciante:
  • a) Transmisión del know how referente a la patente licenciada.
  • b) Afrontar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falta de titularidad de lo licenciado, por carencia de facultades para licenciar o por daños causados a terceros por los defectos inherentes a la invención.

Las licencias contractuales pueden inscribirse la Oficina Española de Marcas y Patentes, favoreciendo la seguridad jurídica mediante la publicidad, además de fomentar el tráfico económico.

¿Qué son las licencias de pleno derecho?

Las licencias de pleno derecho, recogidas en el artículo 88 de la Ley 24/2015 de Patentes, establecen que "si el titular de la patente hace un ofrecimiento de licencias de pleno derecho, declarando por escrito a la Oficina Española de Patentes y Marcas que está dispuesto a autorizar la utilización de la invención a cualquier interesado, en calidad de licenciatario, se reducirá a la mitad el importe de las tasas anuales que devengue la patente después de recibida la declaración".

En el caso de las licencias de pleno derecho, cualquiera que desee utilizar la invención ofertada deberá notificarlo a la OEPM, indicando la utilización que vaya a hacerse de la invención, que será notificado al titular de la patente, legitimando al solicitante de la licencia para utilizar la invención. Asimismo, "el solicitante de la licencia estará legitimado para utilizar la invención en la forma indicada por él en el plazo de un mes contado desde la recepción de la notificación que le haya sido remitida por la Oficina Española de Patentes y Marcas".

Si el ofrecimiento es retirado, y puede hacerse siempre que nadie haya comunicado al titular de la patente su intención de utilizarla, se abonará la reducción de tasas. El adquirente de la licencia ofertada es un licenciatario no exclusivo.

¿Qué es una licencia obligatoria?

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, además de contemplar las licencias contractuales otorgadas por el titular a cambio de un precio, en situaciones excepcionales, como puede ser una emergencia sanitaria, la autoridad competente puede conceder licencias obligatorias sin necesidad de contar con la autorización de su titular para satisfacer el interés público, sin perjuicio del derecho del titular a recibir una remuneración adecuada por la explotación que un tercero lleve a cabo sobre su invención.

Por tanto, la licencia obligatoria por motivo de interés público es una figura que habilita al Gobierno para poder suspender la exclusividad de una patente y obligar a su titular a que permita su explotación por parte de otras empresas privadas o del sector público. Estas licencias se caracterizan por su carácter no exclusivo; por quedar sometidas a una "remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta de la importancia económica de la invención"; y, además, exigen a su titular cooperar de buena fe y trasladar el "saber hacer" relacionado con la invención al licenciatario.

¿En qué supuestos se puede aplicar la licencia obligatoria?

El artículo 91 Ley de Patentes recoge los supuestos de hecho en los que se puede aplicar esta licencia obligatoria:

• - Falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada, una vez transcurridos cuatro años desde la publicación de la patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
• - Dependencia entre patentes o entre patentes y obtenciones vegetales, evitando menoscabar derechos previos. El titular del derecho posterior debe demostrar que su invención o variedad supone un "progreso técnico significativo de considerable importancia económica", así como que ha tratado de negociar previamente (sin éxito) con el titular del derecho anterior.
• - Necesidad de poner fin a prácticas anticompetitivas en el mercado tras una decisión administrativa o jurisdiccional firme, o bien mediante real decreto cuando el Gobierno considere que existen razones de interés público para poner término a dichas prácticas.
• - Existencia de motivos de interés público.
• - Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública, por aplicación del Reglamento n^o 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre esta misma materia.

¿A qué nos referimos con interés público como supuesto de una licencia obligatoria?

Por ejemplo, encajaría dentro del interés público previsto en la normativa como supuesto de licencia obligatoria (artículo 95.5 Ley de Patentes):

• a) La iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional.
• b) La falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país.
• c) Las necesidades de abastecimiento nacional así lo exijan.

El real decreto que disponga la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias podrá establecer directamente, en todo o en parte, el alcance, condiciones y canon de licencia en los supuestos previstos en el artículo 97.2 de la Ley de Patentes, o remitir la fijación de tales condiciones al oportuno procedimiento ante la OEPM, aunque dichas condiciones no serán de aplicación en casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia.

Por ejemplo, en el caso de la pandemia producida por la COVID-19, puesto que la generalización de la vacuna sería de primordial importancia para la salud pública (artículo 95.2.a Ley de Patentes), podría ser un supuesto previsto por la ley para otorgar una licencia obligatoria. Así parece entenderse de iniciativas que están llevando diferentes países, como Canadá, que ha promulgado una norma que acelera el ya previsto sistema de licencias obligatorias; o Israel, que ha concedido una autorización para explotar una patente en vigor con la única finalidad de tratar pacientes infectados por coronavirus.

¿Cuándo se produce la expropiación de una patente?

La legislación española también contempla en su artículo 81 de la Ley de Patentes cómo expropiar cualquier invención por causas justificadas de utilidad pública o de interés social, mediante justa indemnización.

Esta expropiación, se declararía por Ley, y en ella se indicaría si la invención ha de caer en el dominio público o si el Estado ha de adquirir la titularidad de la patente o de la solicitud para explotarla en exclusiva. El expediente que haya de instruirse se ajustará en todo, incluida la fijación del justiprecio, al procedimiento general establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.